Il Tribunale di Milano approfondisce il calcolo del risarcimento del danno patito dalla condotta di contraffazione.
Crea Avvocati Associati, con il managing Partner Daniele Caneva e con il socio litigator Gianpaolo Locurto, ha assistito la società Plein Air International in una causa avanti il Tribunale di Milano, promossa contro la società Providus, per l’accertamento della contraffazione di un brevetto relativo alla sicurezza di bombole a gas.
La lunga vicenda giudiziale, che ha visto le parti scontrarsi anche in sede cautelare con richieste di provvedimenti d’urgenza, si è conclusa con la sentenza n. 7717/2018 del Tribunale di Milano che ha accertato la contraffazione e ha condannato la convenuta ad un risarcimento di oltre 400.000 Euro.
Il Tribunale, ritenuto che non vi fossero elementi rilevanti al fine di procedere alla determinazione del danno sulla base dei criteri indicati dal comma 1 dell’art. 125 c.p.i. (in particolare non potendo essere verificata la sussistenza di un’effettiva relazione tra le vendite delle cartucce in contraffazione e un’eventuale riduzione delle vendite dei prodotti originali da parte del titolare del brevetto), ha determinato il danno risarcibile in relazione alla previsione dell’ultimo comma dell’art. 125 c.p.i., cioè procedendo alla reversione degli utili conseguiti dal contraffattore in favore del titolare del brevetto, e consentendo così a quest’ultimo di recuperare tutte le utilità derivanti dallo sfruttamento della privativa indebitamente sottratte e fatte indebitamente proprie dal contraffattore.
Da segnalare che, nella determinazione dell’utile oggetto di reversione, il Tribunale ha considerato tra i costi fissi dell’azienda, ossia tra i c.d. costi non incrementali, anche il costo del lavoro impiegato per la produzione delle cartucce in contraffazione, trattandosi di costi che il contraffattore avrebbe comunque sopportato anche in assenza dell’attività contraffattoria accertata. Tale voce di costo, quindi, non è stata scomputata dal calcolo del M.O.L. (margine operativo lordo) liquidato in favore della vittima della contraffazione.
La sentenza è altresì interessante poiché ha dimezzato l’importo del risarcimento liquidato in favore di Plein Air International, in ragione della comproprietà per pari quote del brevetto in questione con la società francese Guilbert Express, la cui posizione è stata “stralciata” per l’intervenuta transazione tra di essa e Providus: secondo i Giudici, la rinuncia di Guilbert Express alle proprie domande, a causa dell’intervenuta transazione, ha comportato sul piano risarcitorio lo scioglimento della solidarietà attiva tra le società creditrici contitolari del brevetto sulla base dell’art. 1320 c.c. e quindi il dimezzamento della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno in favore della sola Plein Air International.
